每周评论：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第三问

第三问

识别功能是商标受保护的条件还是商标法保护的对象

——“东风”再审判决逻辑

我们在上篇文章里谈到，商标法第四十八条中的“用于识别商品来源”只是对使用目的的限定，简单地说，就是把商标当商标用。（详见每周评论：最高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第二问）因此，在司法操作的角度看，法院当然不需要去探究商标行为人的内心，只需要根据行为的外部表现以及行为人对行为后果的预见来推断。在定牌加工中，我们不太相信加工方有足够的道德底气说他用在商品的这个“牌”不是商标而是商品装饰或其他什么东西！在行为人都未必敢主张其使用的目的不是“用于识别商品来源”的情况下，最高法院为什么要坚持从“用于识别商品来源”来论证使用行为的法律属性呢？这恐怕还要从案件本身来寻找答案。

最高法院在PRETUL案中明确宣称：“商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。”在“东风”案中，最高法院强调：“商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或服务来源。”之前刚看到PRETUL案再审判决书中的这些话时，竟然没有反应过来，以为最高法院在讨论原告要求保护的注册商标的效力问题呢。众所周知，商标作为识别商标来源的标志，无论注册与否，都必须具有识别功能或作用，才能受到商标法的保护。那些不具有识别功能或不能起到识别作用的标志，当然是没有资格受到商标法保护的。

但是，仔细一想就觉得不对呀：我国现行法律体制之下不允许法院（最高法院也不例外）在商标侵权民事诉讼案件中对注册商标的有效性进行讨论。在2013年修改后的商标法上，如果法院发现原告的注册商标存在着应当无效的事由或情形，也只能作为不侵权抗辩或责任限制来处理。继续看下去才发现不是这么回事。在PRETUL案中，最高法院这样说：“是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。”在“东风”案中，最高法院进一步引申：“不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。”

原来，最高法院完全无意来讨论原告请求保护的商标的识别功能或作用，只是想通过商标的识别作用来引出一个话题：被诉侵权人使用的商标是否破坏、损害或影响了原告请求保护的商标的识别功能或作用。然后，根据“是”与“否”的答案，再来确定被告的行为是否构成侵权。在认定不侵权时，直接适用商标法第五十七条第（一）项或第（二）项就会有一些困难，第（二）项中的“容易导致混淆”和第（一）项中没有写出来但实际存在的那个“推定混淆可能性”的反证，通常需要证据来支持的，操作起来并不容易。不过，在司法实务中，我们很少看到法院在最终认定被诉侵权人的行为构成商标法第五十七条第（一）项或第（二）项侵权的情况下还要绕这么大圈子，因此，我们宁可相信，这是最高法院为判定不侵权而“量身订做”的一套理论工具和分析方法。我们在上一篇文章中提到的那样，最高法院在讨论商标法第四十八条中的“用于识别商品来源”时只说“不用于”而不说“用于”的情形，大概是基于同样的原因。

最高法院的这些说法，咋听起来好像很有道理。但仔细分析就会发现，这些说法几乎都是经不起推敲的，就让我们逐一说来。

01

 被诉侵权人使用的是什么？ 

首先，也是最表面的，最高法院的论证过程存在着一个简单但非常普遍的模糊之处：被诉侵权人使用的东西究竟是什么？商标法的立法语言完整地描述出了这个东西：商标法第五十七条第（二）项称之为“与其注册商标相同或者近似的商标”。虽然没有出现在“注册商标专用权的保护”那一章里但同样规定了“禁止使用”的商标法第十三条第二款、第三款以及第十五条第二款，分别使用了“申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人……的驰名商标”和“申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似”两种表述，在含义上与第五十七条第（二）项并没有实质性差异。

显而易见，被诉侵权人使用的不是权利人的商标，而是与权利人的商标相同或近似的商标。因此，在因商标使用而引发的商标侵权诉讼中，存在着两个商标：一个是权利人的商标，另一个是被诉侵权人实际使用的商标。我们说被告用了原告的商标，在通常情况下是没有问题的，但在观念上一定要清楚，这是两个商标的重合而不是只有一个商标。在司法实务中出现过这种的情况：被告会将自己合法注册的两个商标组合使用，虽然每一个商标单独看起来与原告既不相同也不近似，但通过排列及/或文字处理等方式，达到了与他人商标相同或近似的效果。因此，被诉侵权人使用的不是权利人的商标，而是与权利人的商标相同或近似的商标。至于被诉侵权人实际使用的商标（包括被组合在一起的两个或多个商标）是不是被诉侵权人自己注册的商标，以及这些商标是否违反商标禁用规定，在侵权判定中都是不相干的问题。包括最高法院在内的许多法院，在涉外定牌加工商标侵权案件中通常会去讨论境外委托人的商标在境外的权利状况以及被诉侵权人的授权情况。明面上这是为了确定被诉侵权人的注意义务，但暗地里是要强调被诉侵权人使用的是境外委托人的商标，而不是原告权利人的商标，只是“碰巧”原告也有这个商标罢了。

02

 识别针对受保护商标 

其次，最高法院在两案中多次提到，由于被诉侵权人的商品全部出口，其使用的商标在中国境内不能发挥识别作用，因而不属于“用于识别商品来源”的使用。如前所述，商标侵权案件中有两个商标：权利人的商标和被诉侵权人实际使用的商标。前者是请求法院保护的商标，后者是与前者相同或近似的商标（准确的说法应当是“标志”）。无论从商标法第八条来看还是从第九条和第十一条第二款来看，“区别”或“识别”都是针对那些申请注册的商标而规定的。我国实行商标专用权注册取得制度，申请商标注册是商标获得商标法保护的最主要手段。被诉侵权人在自己的商品上使用与他人的注册商标相同或近似的商标，既不是要寻求商标法的保护，也不是为了将自己的商品与他人的商品区别开。如果真要与他人的商品区别开，他就应当使用与他人的商标既不相同也不近似的商标。因此，“识别”只能针对商标法要保护的商标来讨论，与侵权商标相“配”的不是“识别”而是“混淆”或“误认”。讨论被告使用商标的识别作用，就跟讨论原告商标的混淆可能性一样，是非常荒唐的。事实上，商标法的条文在规定“识别”、“混淆”、“误认”时，都清楚地进行了区分，只是一些人视而不见罢了。

03

 影响原告商标识别作用？ 

再次，最高法院在两个案件中都强调，被诉侵权人的使用行为没有导致混淆，没有破坏或影响原告商标的识别功能或作用，因而不属于“用于识别商品来源”的使用。姑且不论这种说法本身的对与错，单从逻辑上说，这一说法要成立，有一个前提条件，即导致混淆的使用行为会破坏或影响原告商标的识别功能或作用。商标是商品的生产者向消费者传递商品来源信息的工具或载体，所谓商标的识别功能或作用其实也就是商标传递商品来源信息的能力。用在商品上的标志是否具有传递商品来源信息的能力，主要取决于标志与商品的关系，具体来说是标志自身的含义与商品自身属性之间的关联度，实际上也就是商标的显著性问题。缺乏显著性的标志不具有识别能力，用在商品上起不到商标本应具有的功能或作用。这也就是为什么商标法第九条和第十一条第二款将显著性与“便于识别”放在一起规定的原因。侵权商标的使用不会对权利人商标的显著性产生影响，除非由于广泛的侵权而导致“通用化”。在通常情况下，侵权商标的使用，即便产生了实际混淆的结果，也不会破坏或影响权利人商标的识别功能。因此，无论被诉侵权人的商标使用是否导致混淆，通常都不会破坏或影响权利人商标的识别功能。最高法院由没有混淆到不破坏商标识别功能的推理过程，缺乏必要的逻辑基础。

04

商标法保护识别功能？

最后，当然也是最重要的一点，最高法院在两个案件中之所以会以被诉侵权人的使用没有破坏或影响权利人商标的识别功能为由认定其行为不构成商标侵权，理论上的依据就是它把商标的识别功能当作为商标法要保护的东西。最高法院在PRETUL案中明确宣称：“商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。”在“东风”案中，最高法院虽然没有照搬这些话，但仍然强调，“商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或服务来源”，“不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。”

众所周知，识别功能是一个标志作为商标受商标法保护的基本条件。商标法第八条、第九条和第十一条第二款的用语和措辞，无论如何也不能解释出“商标法保护商标的识别功能”这样的意思。在商标法上，商标识别功能的最大敌人或危险就是通用化。要保护商标的识别功能，最有效的办法就是不允许商标通用化。欧盟对地理标志的保护就有这样一项内容，保护原产地名称的里斯本协定规定各国不得以地理标志已退化为通用名称为由拒绝提供保护。但在商标法上，虽然也有一些对驰名商标的淡化进行保护的措施，但一个商标只要通用化，就失去了受保护的资格。我们可以说商标法通过制止侵权行为，能够对商标的识别功能提供一定的保障，避免商标因侵权泛滥而通用化，但不可以说商标法要保护商标的识别功能。

如果说商标法要保护商标的识别功能，那么我们是不是也可以说著作权法要保护作品的独创性、专利法要保护发明的新颖性和创造性呢？

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